Marque française

Conditions de validité, procédure d’enregistrement et mise en oeuvre du droit de marque

LES SIGNES POUVANT CONSTITUER UNE MARQUE

Tout signe distinctif peut être enregistrée à titre de marque.

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou les services des entreprises.

  • Une marque peut être dénominative et être constituée de mots ou assemblages de mots qui peuvent être fantaisistes (KODAK, DANONE) ou évocateurs du service ou des produits qu’elles désignent (LONGUEURS ET POINTES).
  • Des slogans publicitaires peuvent également être protégés sous forme de marque.
  • Un nom patronymique peut être protégé par une marque : CITROËN pour des voitures, DIOR pour des vêtements et parfums, LOUIS VUITTON pour des sacs et bagages.
  • Un nom géographique peut constituer une marque à condition qu’il ne s’agisse pas d’un nom de lieu jouissant d’une réputation particulière, d’une appellation d’origine ou d’une indication de provenance : ainsi en est-il de "Moutarde de Meaux", la ville de Meaux n’étant pas spécialement connue pour la moutarde de sorte que ladite marque ne constitue pas une indication de provenance.
  • Des lettres seules, des chiffres, des nombres peuvent constituer des marques valables, tels que :
    • SVP pour un service de renseignements
    • n° 5 pour des parfums
    • 4711 pour de l’Eau de Cologne.
  • Une marque peut être constituée par un signe figuratif, un logo, un dessin, éventuellement en association avec une dénomination.
  • L’étiquette apposée sur un emballage peut être protégée à titre de marque.
  • Des hologrammes et des images de synthèse peuvent également constituer des signes protégeables par marque.
  • Les combinaisons ou dispositions de couleur tels le jaune et le rouge des pellicules KODAK sont protégeables par marque.
  • Des nuances particulières de couleurs peuvent également être protégées comme la couleur "mauve » pour identifier du chocolat.
  • Une marque peut être constituée par "la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement" - il s’agit alors d’une marque tridimensionelle - à condition que cette forme soit arbitraire (la bouteille CONTREX a été enregistrée à titre de marque pour des eaux minérales).
    • Une telle marque ne peut cependant être protégée que si sa forme n’est pas imposée par la nature ou la fonction du produit ou confère à ce dernier sa valeur substantielle.
  • Un signe sonore tel qu’un son et une phrase musicale peut être un signe protégeable, s’il peut être représenté graphiquement.

LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE

Pour être considéré comme une marque valide, un signe choisi doit être distinctif, licite et disponible.

Est distinctif le signe qui permet d’identifier un produit ou un service déterminé parmi les produits ou services semblables. La distinctivité s’apprécie dans le cadre de la spécialité de la marque, c’est à dire pour les produits ou services désignés dans le dépôt ou similaires à ceux désignés dans le dépôt.

Ne sont pas distinctifs les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

Le caractère générique d’une marque s’apprécie à la date du dépôt. Ainsi a été jugée valable la marque "FUN" pour des planches à voile, ce mot n’étant pas générique au jour du dépôt en France.

Ne sont pas distinctifs les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Ne sont pas distinctifs les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Par exemple, une simple boîte parallélépipédique ne peut faire l’objet d’une marque tridimensionelle.

Le caractère distinctif peut cependant s’acquérir par l’usage. Des marques originairement descriptives ont ainsi pu être validées en raison de leur long usage.

Pour être licite, une marque ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs et ne doit pas porter atteinte aux emblèmes étatiques ou officiels. Ainsi, on ne peut adopter comme marque un drapeau national.

Sont interdites également les marques déceptives, c’est-à-dire de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

La dénomination "PREMIER SUR LE MATIN " pour désigner une émission de radio qui n’est pas première en terme d’audience sur cette tranche horaire est trompeuse et n’est donc pas une marque valable.

Pour constituer une marque valable, un signe doit être disponible.

Il faut donc rechercher d’une part si le signe n’a pas déjà été utilisé comme marque pour les mêmes produits ou services et, d’autre part, s’il ne fait pas l’objet de droits antérieurs d’une autre nature.

a) l’existence d’une marque antérieure

  • Une marque antérieure enregistrée

Un signe est disponible ou nouveau au sens du droit des marques lorsqu’il n’est pas déjà utilisé comme marque pour les mêmes produits. Il ne doit pas y avoir de confusion possible dans la même industrie ou dans le même commerce : c’est la règle de la spécialité.

On admet que la protection de la marque ne se limite pas aux produits ou services identiques mais qu’elle s’étend aussi aux produits similaires visés par le dépôt.

Il ne doit pas y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public.

  • Une marque antérieure notoire

Il s’agit de marques très connues du public dans un secteur déterminé ou même ayant acquis une renommée quasi-universelle comme, par exemple, COCA COLA pour les boissons non alcoolisées.

b) l’existence d’autres droits antérieurs

  • Une dénomination sociale, une raison sociale, un nom commercial, une enseigne

Ces signes constituent une antériorité s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public : cela suppose que les signes en cause soient proches et qu’il existe également une identité/similarité des activités concernées.

Le nom commercial ou l’enseigne rendent indisponible le signe s’ils sont connus sur l’ensemble du territoire national et s’il y a un risque de confusion.

  • Une appellation d’origine contrôlée

Une appellation d’origine ne peut être employée pour aucun produit similaire ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible d’affaiblir la notoriété de l’appellation d’origine. Ainsi a été annulée la marque CHAMPAGNE pour des cigarettes ou des parfums.

  • Un droit d’auteur, un dessin ou modèle déposé

Le droit de la propriété littéraire et artistique confère à l’auteur d’une oeuvre un droit exclusif et opposable à tous. Il est donc interdit d’utiliser un signe protégé par la propriété littéraire et artistique ou par la législation sur les dessins et modèles à titre de marque sans l’autorisation de l’auteur. Par exemple, la marque "RETIENS LA NUIT" pour des parfums a été déclarée nulle en raison du titre d’une chanson antérieure, protégé par le droit d’auteur.

  • Le droit de la personnalité d’un tiers notamment un nom patronymique, un pseudonyme, une image

Le nom patronymique est protégé à titre d’élément de la personnalité.

L’acteur américain STALLONE a pu faire annuler une marque de vêtements STALONE en raison du risque de confusion avec son nom.

En cas d’homonymie ou entre membres d’une même famille, un tiers de bonne foi pourra néanmoins utiliser son nom comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, bien qu’il fasse déjà l’objet d’une marque enregistrée à condition que cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits sur la marque (parasitisme, risque de confusion etc... )

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une Demoiselle Carol Revillon, styliste, spécialisée dans la création de vêtements féminins en prêt-à-porter avait pu créer une société "Carol Revillon Distribution" sans commettre de faute vis-à-vis de la marque "Revillon" enregistrée par la société Revillon pour désigner notamment des vêtements. En effet, il a été considéré que Carol Revillon, dirigeait elle-même son entreprise à laquelle elle s’identifiait et évitait de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des vêtements vendus.

  • Le nom,l’ image ou la renommée d’une collectivité territoriale

Peuvent être appréciés comme tels tous les noms relatifs aux entités communales, départementales, régionales ou autres.

L’ACQUISITION DE LA MARQUE

En France, la propriété de la marque ne peut être acquise que par l’enregistrement. Les effets de l’enregistrement rétroagissent au jour du dépôt.

1) la procédure d’examen

La demande d’enregistrement de la marque fait l’objet d’un examen de forme et d’un examen de fond par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’examen de fond porte exclusivement sur le caractère descriptif ou déceptif de la marque. L’INPI ne vérifie pas la disponibilité ou "nouveauté " de la marque.

Après vérification de la régularité des pièces de dépôt qui doivent comprendre, entre autres, l’énumération des produits ou services auxquels s’applique la marque, la demande d’enregistrement de la marque fait l’objet d’une publication par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la marque, les tiers ont la possibilité de formuler auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle des observations ou une opposition.

En l’absence d’opposition ou d’observations, la marque est enregistrée et l’enregistrement est publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.

2) les observations des tiers

Des observations peuvent être présentées par des personnes titulaires d’autres signes que des marques antérieures, tels que dénominations ou raisons sociales, noms commerciaux, enseignes, appellations d’origine protégées, droits d’auteurs, droits résultant de dessins ou modèles protégés, droits de la personnalité d’un tiers, patronymes, pseudonymes ou images, noms, images et renommées d’une collectivité territoriale. De telles observations sont transmises immédiatement au titulaire de la demande d’enregistrement, à moins qu’elles n’apparaissent pas fondées.

Les tiers peuvent également présenter des observations contestant le caractère distinctif du signe faisant l’objet de la demande d’enregistrement ou concernant son caractère déceptif ou trompeur.

Si ces observations sont fondées, elles peuvent entraîner le rejet de la demande d’enregistrement par l’Institut National de la Propriété Industrielle.

3) l’opposition

La procédure d’opposition permet au titulaire d’une marque antérieure ou à son licencié exclusif de demander le rejet d’une demande d’enregistrement de marque qui porte atteinte à sa propre marque enregistrée antérieure.

L’opposant doit présenter à l’I.N.P.I., dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement, un mémoire d’opposition auquel doivent être associées les pièces justificatives des droits invoqués, à savoir certificat de dépôt ou d’enregistrement de la marque opposée.

L’opposition est notifiée au demandeur de la marque contestée qui dispose d’un délai pour présenter ses observations à l’encontre de l’opposition et requérir, le cas échéant, des preuves d’exploitation si la marque a une durée de validité supérieure à 5 ans au moment de l’engagement de la procédure d’opposition.

L’Institut National de la Propriété Industrielle émet ensuite un projet de décision qui est communiqué aux parties et devient définitif si aucune d’entre elles n’en conteste le bien-fondé.

Si le projet est contesté, il est soumis à une Commission formée par l’Institut National de la Propriété Industrielle devant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations oralement : il s’agit donc, dans une certaine mesure, d’une procédure d’appel administratif.

Il est ensuite statué d’une façon définitive par l’Institut National de la Propriété Industrielle sur l’admission ou le rejet de l’opposition. La demande de marque contestée peut également être maintenue avec des modifications, portant en particulier sur la liste des produits et services.

La procédure d’opposition est ajournée :

  • si le droit de marque antérieur est une demande d’enregistrement, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet de cet enregistrement.
  • si le droit de marque antérieur fait l’objet d’une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété devant les tribunaux. Cela pourra être le cas si le demandeur de la marque contestée décide de se défendre en contre attaquant devant les tribunaux par le biais d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation à l’encontre du droit de marque antérieur qui lui est opposé. L’I.N.P.I. ne prend pas en considération les preuves d’usage de la marque antérieure : c’est au demandeur de la marque contestée qu’il revient d’engager une action en déchéance s’il constate que la marque antérieure n’est pas réellement exploitée.
  • enfin, si les parties elles-mêmes en font la demande, auquel cas cette suspension ne peut pas excéder 6 mois.

Lorsque le demandeur de la marque contestée doit justifier de l’enregistrement de sa marque pour obtenir l’extension de la protection à l’étranger (par exemple par un dépôt de marque internationale selon les dispositions de l’Arrangement de Madrid), l’enregistrement peut être prononcé nonobstant l’opposition. L’enregistrement peut être ensuite rapporté si l’opposition est reconnue valable en tout ou partie.

4) la procédure d’appel

Les décisions rendues par l’Institut National de la Propriété Industrielle en matière d’examen, comme en matière d’opposition de marque, peuvent être contestées devant la Cour d’appel compétente dans un délai de 2 mois (pour les personnes résidant en France).

La Cour d’appel juge en fait et en droit. De nouvelles pièces peuvent être versées pendant la procédure d’appel. En cas d’appel après une décision en matière d’opposition, il est possible d’envisager la jonction de la procédure avec une éventuelle procédure judiciaire déjà engagée à l’encontre de la validité de la marque antérieure.

La décision de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, mais seulement lorsqu’un point de droit est contesté.

LA MARQUE APRES ENREGISTREMENT

La marque enregistrée doit être renouvelée tous les dix ans.

La durée de protection de la marque enregistrée est de dix ans, à compter du dépôt.

Il est possible de renouveler la marque à l’échéance, moyennant le versement d’une redevance, à condition que le renouvellement ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.

Pour être valable, le renouvellement doit être demandé avant l’expiration de l’enregistrement précédent, ou dans un délai de grâce de 6 mois, faute de quoi le titulaire encourt la déchéance de sa marque.

Le renouvellement n’implique aucun nouvel examen de la validité de la marque. Il échappe aussi à la procédure d’opposition.

Une restriction de la liste des produits ou services n’empêche pas la marque de bénéficier du renouvellement.

La nouvelle durée de dix ans de la marque renouvelée commence à courir à partir de la fin de la durée de dix ans précédente.

Si une modification du signe a été opérée ou qu’il a été procédé à une extension de la liste des produits ou services, le titulaire de la marque doit effectuer un nouveau dépôt, dans lequel il est cependant possible de faire référence à l’enregistrement précédent. Ce nouveau dépôt bénéficie des droits acquis par l’enregistrement antérieur pour ce qui est des éléments "communs" tout autant en ce qui concerne la marque elle-même que l’énoncé des produits ou services.

Les effets de la marque antérieure cessent dès l’enregistrement du nouveau dépôt. Seuls les éléments nouveaux du dépôt sont susceptibles de faire l’objet de l’examen pratiqué par l’I.N.P.I. et des observations ou oppositions de la part des tiers.

Les modifications sur la propriété de la marque

Il peut s’agir de simples changements d’adresse ou de nom du titulaire de la marque, de cessions, de licences ou de tout changement affectant en tout ou partie la propriété de la marque.

De telles modifications ne sont opposables aux tiers que si elles font l’objet d’une inscription au Registre National des marques tenu par l’I.N.P.I. et elles doivent, en ce qui concerne les transferts de propriété, impérativement être faites avant tout renouvellement,

L’ANNULATION DE LA MARQUE

Deux sortes d’actions en nullité peuvent entraîner l’annulation de la marque enregistrée.

Lorsque la marque est enregistrée, elle est présumée valable. Mais si elle ne respecte pas les conditions légales de validité, sa nullité peut être demandée en justice.

Il existe deux sortes de nullité, la nullité absolue et la nullité relative.

La nullité absolue de la marque peut être invoquée par tout intéressé, dont le ministère public. La nullité de la marque est dite absolue lorsque le signe ne peut constituer une marque valable en lui-même. C’est le cas pour :

  • l’impossibilité d’une représentation graphique
  • l’absence de caractère distinctif
  • l’illicéité du signe.

La nullité relative de la marque résulte au contraire de l’existence de droits antérieurs (marque, dénomination sociale, nom patronymique, droit d’auteur) : elle ne peut être invoquée que par le titulaire de ces droits antérieurs. Dans une action en contrefaçon, seul le titulaire d’une antériorité pourra l’invoquer.

Dans tous les cas, la décision d’annulation a un effet absolu et devra être inscrite au Registre national des marques. Une telle décision est opposable aux tiers qui pourront l’invoquer par voie d’exception.

L’annulation d’une marque peut n’être que partielle : la marque est alors nulle pour certains produits ou services mais reste valable pour d’autres.

L’action en nullité engagée par le titulaire d’une marque antérieure n’est pas recevable si la marque postérieure a été déposée de bonne foi et si l’usage de la marque postérieure a été toléré durant cinq ans : cette exception est baptisée « forclusion par tolérance ».
Il est donc important, pour le titulaire d’une marque, d’exercer une surveillance des demandes d’enregistrement de marque. Cela lui permet en effet d’agir immédiatement, soit par la voie de l’opposition, soit par celle de l’action en nullité et d’éviter de ce fait toute forclusion.

LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE

La marque peut être déchue par défaut d’usage ou dégénérescence.

La marque enregistrée, même valable, encourt la déchéance si l’usage qui en est fait ne respecte pas certaines conditions.

1) la déchéance pour défaut d’exploitation

Encourt la déchéance, la marque qui est restée inutilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance n’est pas automatique, elle doit être demandée en justice.

Pour échapper à la déchéance, le titulaire de la marque devra prouver ou bien qu’il a une excuse légitime de non exploitation, ou encore qu’il a fait un usage sérieux de sa marque : il pourra prouver par tous moyens que sa marque a été exploitée.

Toute personne ayant intérêt à solliciter la déchéance totale ou partielle des droits attachés à l’enregistrement d’une marque, dès lors qu’elle a acquis la conviction qu’une telle marque est restée inutilisée pendant une période de cinq ans, peut en demander la déchéance.

Avant toute action en justice, l’intéressé adresse généralement une lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire de la marque afin de lui demander de la lui céder ou encore de lui donner son consentement pour un usage gratuit. Dès la réception de cette lettre, toute exploitation de la marque est inopposable au demandeur pendant un délai de trois mois.

L’intéressé a donc, en cas d’échec de sa démarche, un délai de trois mois - commençant à courir lors de l’envoi de sa lettre - pour engager une action en déchéance devant le Tribunal de Grande Instance compétent.

La déchéance pour défaut d’exploitation prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans, durant lequel la marque n’a pas été exploitée, et non à la date du jugement.

La déchéance pour défaut d’exploitation peut également être valablement soulevée à titre d’exception contre une action en contrefaçon.

2) la déchéance pour dégénérescence

Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service désigné.

Le fait du titulaire pourra être une action (il emploie lui-même sa marque de façon générique) ou une inaction (il n’agit pas contre les tiers contrefacteurs).

Les propriétaires de marques doivent donc surveiller attentivement la manière dont leurs marques sont utilisées par le public ou par eux-mêmes afin d’éviter le risque d’une telle dégénérescence.

Ainsi le propriétaire d’une marque devra éviter d’utiliser dans ses propres prospectus sa marque à titre de nom commun. En cas d’absence de nom commun, il devra en créer un. Par exemple, "réfrigérateur FRIGIDAIRE" et non pas simplement "FRIGIDAIRE".

LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE

Les actes constitutifs de contrefaçon sont définis de manière limitative et la procédure judiciaire destinée à faire reconnaître des faits de contrefaçon obéit à des règles précises, y compris dans les moyens de constitution des preuves, telle que la saisie.

1) les actes de contrefaçon

Toutes les atteintes susceptibles d’être portées aux droits résultant de l’enregistrement constituent des contrefaçons. Trois cas de contrefaçon doivent être distingués :

  • Premier cas

La marque fait l’objet d’une reproduction, d’un usage ou d’une apposition pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

  • Deuxième cas

La marque est reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement : il faut en outre, pour que la contrefaçon soit réalisée, qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

  • Troisième cas

Lorsqu’il y a non plus reproduction mais imitation de la marque pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, la preuve du risque de confusion est requise pour qu’il y ait contrefaçon.

2) l’appréciation de la contrefaçon

Pour apprécier la contrefaçon, il faut faire porter l’examen sur les similitudes qui existent entre les marques en ayant soin d’examiner chaque marque séparément, avec une attention moyenne en se plaçant dans les conditions de l’acheteur qui voit les produits revêtus de la marque litigieuse non pas simultanément, mais à des instants différents et dont le regard est attiré par l’aspect d’ensemble de la marque.

3) la procédure de l’action en contrefaçon

La preuve de la contrefaçon peut être apportée par tous moyens. La procédure de saisie-contrefaçon organisée par la loi est le moyen le plus fréquemment utilisé.

Deux catégories de saisies sont prévues, d’une part la saisie-contrefaçon et, d’autre part, la saisie en douane.

a) la saisie-contrefaçon

Le propriétaire de la marque ou son licencié exclusif adresse une requête auprès du Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la saisie-contrefaçon doit être effectuée. Sur justification de l’existence de la marque enregistrée et de sa propriété effective, le titulaire obtient du Président une ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon dans un lieu déterminé.

La saisie peut être descriptive ou réelle. Dans le cas d’une saisie descriptive, une simple description des objets prétendument contrefaits est effectuée. Dans le cas d’une saisie réelle, des échantillons des objets prétendument contrefaits seront placés sous main de justice pour servir de preuve de la contrefaçon. En ce cas, un cautionnement préalable à la saisie pourra être exigé par le juge.

Pour valider la saisie descriptive ou réelle, le requérant doit assigner, soit le Tribunal de Grande Instance, soit le Tribunal Correctionnel dans un délai de quinze jours.

Si ce délai n’est pas respecté, la saisie est nulle de plein droit.

b) la saisie en douane

Dès la déclaration du propriétaire de la marque à l’Administration des douanes, cette dernière exerce son contrôle et arrête les produits sur lesquels apparaît la marque arguée de contrefaçon. Il s’agit donc ici, contrairement au cas de la saisie-contrefaçon, d’une saisie portant sur tout un stock de produits contrefaisants.

Les douanes sont habilitées à communiquer au propriétaire de la marque les noms et adresses des expéditeurs importateurs et destinataires des produits saisis.

Le demandeur dispose ensuite d’un délai de dix jours pour engager une action devant les Tribunaux.

A défaut du respect de ce délai, la saisie est levée de plein droit.

4) les sanctions de la contrefaçon

Toute atteinte portée à la marque engage la responsabilité civile de son auteur. Cette atteinte présente en outre un caractère délictueux et se trouve réprimée par les dispositions du Code pénal.

Selon les cas, le titulaire de la marque peut avoir intérêt à agir devant les Chambres correctionnelles plutôt que devant les Chambres civiles des Tribunaux de Grande Instance.

En matière de marque la compétence exclusive appartient aux le Tribunaux de Grande Instance (ou Tribunaux Correctionnels). Les actions mettant en jeu à la fois la contrefaçon d’une marque enregistrée et une question connexe de concurrence déloyale, sont portées exclusivement devant les Tribunaux de Grande Instance.

a) la responsabilité civile

L‘action en contrefaçon est portée devant les Tribunaux de Grande Instance selon les règles de compétence du droit commun. L’action se prescrit par trois ans. Elle est exercée par le titulaire de la marque. Toutefois, le licencié exclusif a la possibilité de poursuivre au lieu et place du titulaire de la marque si le titulaire, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat.

La décision portant condamnation de la contrefaçon ne peut intervenir que si la marque est enregistrée. La loi permet toutefois au déposant d’engager des poursuites contre un contrefacteur avant même la publication de la demande d’enregistrement, en lui notifiant au préalable une copie officielle de cette demande d’enregistrement.

Le propriétaire de la marque ou, si les conditions précitées sont remplies, son licencié exclusif, peut demander en référé :

  • soit l’interdiction provisoire sous astreinte de la poursuite des actes de contrefaçon. Dans ce cas, le juge peut éventuellement demander la constitution d’un dépôt en tant que caution pour le cas où l’action en contrefaçon s’avérerait par la suite non fondée, aux fins d’indemniser le défendeur ;
  • soit que le présumé contrefacteur constitue une garantie destinée à assurer l’indemnisation du propriétaire de la marque pendant la poursuite des actes de contrefaçon et pour le cas où la contrefaçon serait ultérieurement reconnue.

Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages et intérêts au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

b) la responsabilité pénale

L’action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.

L’action publique est déclenchée soit par le ministère public, soit par la victime se portant partie civile. Le Tribunal compétent est le Tribunal correctionnel. L’action se prescrit par trois ans.

Deux types d’infractions doivent être distinguées :

  • la contrefaçon directe n’exige pas la mauvaise foi de son auteur. Cette infraction est constituée dès lors qu’une marque aura été reproduite, imitée, utilisée, apposée, supprimée ou modifiée.
  • la contrefaçon indirecte exige la mauvaise foi de son auteur. Cette infraction est réalisée dès lors qu’il y a, d’une part intention coupable et, d’autre part, détention, vente, fourniture ou livraison d’un produit ou service sous la marque contrefaite.

Ces infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 400 000 euros (ces peines peuvent atteindre 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de délits commis en bande organisée.)

Le juge pourra toujours prononcer des peines complémentaires facultatives telles l’affichage et la publication du jugement ainsi que la confiscation des produits et des instruments ayant servi à commettre le délit.

L’EPUISEMENT DU DROIT

Il existe une limitation au droit du propriétaire de la marque d’interdire l’usage de cette dernière, et ce afin que le titulaire du droit ne porte pas atteinte au principe de la libre circulation des marchandises.

La loi consacre le principe dit de l’épuisement du droit de marque dégagé par la jurisprudence communautaire en vertu du Traité de Rome. Le titulaire du droit sur la marque ne saurait porter atteinte à la libre circulation des produits marqués après la première mise en circulation soit en France, soit dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne.

Toutefois, le propriétaire de la marque peut s’opposer à un nouvel acte de commercialisation après la première mise en circulation faite avec son consentement, si le produit a été altéré, modifié, reconditionné...

Les motifs allégués doivent être légitimes.

CESSION ET LICENCE DE MARQUE

Une marque constitue un actif et peut, à ce titre, être cédée (en tout ou partie) ou donnée en licence.

1) la cession de marque

Le droit sur la marque peut être cédé en totalité ou en partie : le propriétaire peut céder sa marque pour tous les produits visés au dépôt ou pour une partie d’entre eux. Mais la cession ne peut être limitée territorialement. Elle doit avoir effet pour toute l’étendue du territoire protégé.

La marque peut être cédée avec le fonds de commerce ou faire l’objet d’une cession indépendamment du fonds de commerce.

La cession, pour être valable, doit faire l’objet d’un écrit.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit être inscrite au Registre national des marques tenu à l’INPI.

2) la concession de licence de marque

Le droit sur la marque peut faire l’objet en tout ou partie de concessions de licences d’exploitation.

La licence peut être exclusive ou non.

Contrairement à la cession, la concession de licence peut être limitée territorialement. En pratique, un écrit est nécessaire, d’une part pour rapporter la preuve de la licence et d’autre part pour l’inscription de la licence au Registre national des marques qui est indispensable pour rendre la concession de licence opposable aux tiers.

C’est ainsi en particulier que l’inscription de la licence permet au licencié exclusif, non seulement de se joindre au titulaire de la marque pour obtenir la réparation de son propre préjudice en cas de contrefaçon, mais encore d’agir en contrefaçon aux lieu et place du propriétaire de la marque à condition d’une part qu’il n’y ait pas de stipulation contraire dans le contrat de licence et, d’autre part, que le licencié ait au préalable mis en demeure le propriétaire de la marque d’intenter lui-même l’action.

LES MARQUES COLLECTIVES

Certaines marques, dite collectives, sont destinées à être utilisées par des groupes de personnes et obéissent à des règles particulières.

On distingue sous cette appellation deux catégories de marques qui sont destinées à être utilisées par un groupement de personnes : la marque collective proprement dite et la marque collective de certification.

1) la marque collective proprement dite

Son usage doit faire l’objet d’un règlement qui est établi par le titulaire de l’enregistrement et déposé à l’INPI en même temps que la demande d’enregistrement de la marque.

L’usage de la marque collective est similaire à celui de la marque individuelle à la seule différence qu’elle peut être exploitée par toute personne ayant souscrit au règlement d’usage qui a été établi par le titulaire de l’enregistrement, lequel peut être soit une personne physique, soit une personne morale qui doit pouvoir faire elle-même usage de la marque.

La marque collective proprement dite s’apparente donc à une marque individuelle qui aurait été concédée en licence à une pluralité d’utilisateurs formant un réseau. Le titulaire de la marque individuelle est cependant libre de refuser la concession d’une licence alors que le titulaire de la marque collective ne peut empêcher l’utilisation de la marque à tout utilisateur qui respecte la règlement d’usage.

2) la marque collective de certification

Il s’agit d’une marque qui a pour objet d’offrir au public certaines garanties relatives à la nature, la propriété et la qualité des produits ou services individualisés sous la marque.

Ces qualités requises sont inscrites dans le règlement qui détermine les conditions d’usage de la marque de certification.

L’usage de la marque collective est ouvert à toute personne qui respecte les conditions posées dans le règlement.

Le dépôt de la marque collective de certification ne peut être effectué que par une personne morale publique ou privée. Cette personne ne doit être ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services désignés dans le dépôt de la marque : le titulaire de la marque ne peut l’utiliser lui-même.

LA PROTECTION DES MARQUES NOTOIRES

Lorsque la marque est notoirement connue, la protection pourra être étendue à des produits ou services différents de ceux visés dans le dépôt. L’emploi d’une telle marque engagera en effet la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.