EUIPO - CBS Studios Inc. c/ Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd.

Date de la décision

08-11-2016

N° de la décision

B 002534686

Type de jurisprudence

Marques

Juridiction

EUIPO - Division d’Opposition

Parties

CBS Studios Inc. c/ Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd.

La société CBS Studios Inc., en demande dans cette procédure d’opposition devant l’EUIPO, était représentée par Karina Dimidjian-Lecomte, avocat à la Cour, assistée de Klervi Henry, avocat à la Cour.

Marque antérieure n° 2 621 228 enregistrée en Grande-Bretagne en classes 38 et 41 au nom de CBS

Demande de marque de l’Union Européenne opposée No. 13 734 595 au nom de Baidu Online Network Technology (Beijing) Co., Ltd. en classe 9

Il s’agissait d’une opposition basée sur les articles 8(1)(b), 8(5) et 8(4) EUTMR à l’encontre de l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union Européenne figurative.

Les critères de l’article 8(5) EUTMR sont difficiles à remplir puisque - outre la similitude des signes - il faut démontrer non seulement la renommée de la marque STAR TREK acquise antérieurement à la demande d’enregistrement contestée, mais également que l’usage sans juste motif de la demande contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque STAR TREK.

Grâce aux recherches menées sur la réputation de la marque STAR TREK et les pièces collectées à cet égard (témoignages, articles de presse issus de publications renommées, publicités et supports promotionnels, concessions de licences), l’EUIPO a reconnu la renommée de la marque STAR TREK et la similitude des signes.

L’Office a également reconnu qu’au regard de sa grande renommée, la marque STAR TREK est aussi exploitée hors de son marché naturel, notamment par des licenciés. La déposante tirait indûment profit de sa renommée par un usage injustifié.

L’EUIPO a ainsi rejeté l’enregistrement de la demande de marque opposée.