Articles et notes

Le Brevet Unitaire

Auteur : Axel Casalonga, Casalonga & Associés

INNOVATION & INDUSTRIE - No. 65 - Mai 2013

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"How patents are enforced in France ? Questions & Answers"

Contribution : Caroline Casalonga, Casalonga Avocats.

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This article first appeared in Patents in Europe 2013/2014, a supplement to Intellectual Asset Management, published by The IP Media Group. To view the issue in full, please go to www.iam-magazine.com.

"Un an de droit français des noms de domaine"

Chronique de Marie-Emmanuelle Haas, Avocate à la Cour.

Propriété Industrielle - No. 5 - Mai 2013

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"How and when to bring a case before the UPC Central Division"

Auteur : Axel Casalonga, Casalonga & Associés.

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This article first appeared in Patents in Europe 2013/2014, a supplement to Intellectual Asset Management, published by The IP Media Group. To view the issue in full, please go to www.iam-magazine.com.

"Patents enforcement proceedings in France"

Auteur : Gérard Dossmann, Casalonga & Associés

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Patents 2013, (published in March 2013 ; contributing editor : Stuart J Sinder of Kenyon & Kenyon LLP). For further information please visit www.GettingTheDealThrough.com

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1. Construire son espace sur Internet et assurer sa visibilité

C’est à vous qu’il appartient de construire votre espace sur le web. Vos marques et noms de domaine sont vos identifiants naturels sur le web. C’est pourquoi tout projet de création et de développement doit avoir un aspect marques et noms de domaine et être associé à une stratégie de protection et d’usage. Il s’agit de choisir le nom le plus tôt possible et de le protéger en amont de la réalisation du projet, dans un bute de sécurité et d’efficacité.

Nos services vous proposent une stratégie d’enregistrement en fonction de vos objectifs et de vos priorités, avec en ligne de mire la protection optimale de vos droits.

2. Surveiller efficacement les marques, noms de domaine et réseaux sociaux

Le web est le lieu de beaucoup d’excès et les titulaires de droits sont directement concernés par nombre de pratiques des plus indélicates. Une protection efficace de vos droits sur Internet nécessite une surveillance pertinente des usages et pratiques des tiers.

Nous proposons la mise en place de surveillances :

 des dépôts de marques ;
 des enregistrements de noms de domaine ;
 des réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et eBay ;
 des achats de mots clés sur Google.

3. Agir contre les tiers de façon proportionnée à l’atteinte

En cas d’atteinte à vos droits, nous proposons, en fonction de chaque situation, des stratégies de défense adaptée à vos objectifs, telles que par exemple :

 la prise de contact, la surveillance de la retombée dans le domien public pour les noms de domaine ;
 la mise en demeure ;
 la négociation d’accords ;
 la mise en œuvre d’une procédure extra-judicaire pour demander le transfert ou la radiation d’un nom de domaine ;
 la notification de la difficulté et la demande de retrait à l’éditeur du site ;
 une action judiciaire, en France ou à l’étranger.

4. Organiser la présence sur le web, au niveau du groupe ou du réseau

Il est nécessaire d’élaborer une politique claire d’utilisation de vos marques et noms de domaine par vos filiales et par les membres de votre réseau, tant par exemple pour les adresses des sites que pour les adresses électroniques.

La définition d’une stratégie d’enregistrement, d’usage et de référencement adaptée y contribuera très clairement, favorisera l’harmonie de la communication du groupe et renforcera vos droits Cela pourra se traduire par une charte commune et être associé à la signature de contrats.

5. Se positionner sur les nouveaux TLDs

Les premiers nouveaux TLDs vont être ouverts à l’enregistrement courant 2013 et cela va engendrer de profonds changements. Il s’agit donc d’anticiper les opportunités et les risques associés à ce processus.

Nous proposons :

 de notifier vos marques à la Trademark Clearing House (TMCH), qui est une base de données dédiée à la gestion des futurs enregistrements de noms de domaine sous les nouveaux TLDs, il s’agit de prévenir les atteintes à vos droits et de faciliter vos futurs enregistrements de nouveaux TLDs.
 d’élargir les surveillances de noms de domaine à ces nouvelles extensions ;
 de définir votre stratégie d’enregistrement sous ces nouveaux TLDs.

6. Garantir la sécurité des noms de domaine et du site

Pour une sécurité optimale de vos droits sur le web, différentes actions peuvent être mises en œuvre, certaines de nature technique, avec par exemple le verrouillage de vos noms de domaine, le blocage du contenu de vos sites internet contre la copie et également avec la mise en œuvre d’une politique de liens et de référencement, la bonne gestion juridique de la maintenance du site et la mise en ligne de conditions d’utilisation.

7. Exploiter ses noms de domaine et ses marques

L’exploitation de vos droits est indispensable pour faire efficacement obstacle leurs éventuelles atteintes, car par exemple seul le nom de domaine exploité constitue un droit qui peut être opposé à un tiers.

8. Conserver les preuves d’usage des marques et noms de domaine

Il est essentiel de conserver toutes preuves de l’usage de vos droits, en particulier sur internet et sur votre site. Nous pouvons vous assister pour définir la démarche de constitution de dossiers de preuves d’usage.

9. Notifier ses marques verbales à Google

Le référencement payant est aujourd’hui une arme économique puissante. Seule une notification de vos marques verbales à Google vous permet de contrôler l’usage de vos marques en tant que mot-clé.

10. Coopérer étroitement entre le marketing, la communication et le juridique

Lieu de convergence, le web nécessite plus que jamais de coopérer au sein de l’entreprise.

© CASALONGA, Mars 2013

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La création des nouveaux TLDs approche, elle devrait être amorcée vers la fin avril 2013 avec la création du .catholic en idéogrammes chinois (.天主教) suivie, au courant de l’été 2013, de la création de 20 nouvelles extensions par semaine. Cette phase technique de création de nouvelles extensions sera suivie de l’ouverture à l’enregistrement, à compter du mois de juillet 2013.

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Le 16 septembre 2011, un nouvel acte américain relatif à la protection des inventions, le « Leahy-Smith America Invents Act », a été signé aux Etats-Unis. Cet acte a pour principale conséquence de remplacer le système actuel de premier inventeur : First-to-Invent, au système de premier inventeur à déposer : First-Inventor-to-File pour les demandes de brevet déposé à partir du 16 mars 2013. L’entrée en vigueur du nouvel acte entraîne également la suppression des procédures d’interférences : interference proceedings, et un développement des procédures post délivrance.

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Il aura fallu près de quarante ans de discussions pour que l’Europe parvienne enfin à la création d’un brevet d’invention ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire de plusieurs Etats membres de l’Union Européenne.

Simultanément, les responsables politiques sont également parvenus à un accord sur la création d’une juridiction centralisée ayant compétence pour décider des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets en Europe. Il est remarquable de noter que la nouvelle Juridiction unifiée aura compétence non seulement pour le brevet unitaire nouvellement créé, mais également pour les brevets européens existants et futurs.

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Les discussions commencées il y a près de 40 ans ont enfin abouti à un accord politique sur la création d’un brevet unique ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire d’un ensemble de pays européens. Simultanément, il sera également créé une juridiction unifiée et centralisée capable pour la première fois de rendre des décisions en matière de contrefaçon et de validité concernant à la fois le nouveau brevet unitaire et les brevets européens existants et futurs.

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C’est dans les prochains mois que le processus de création des nouveaux TLDs va aboutir. Les premières extensions devraient être ouvertes à l’enregistrement à la fin du second semestre 2013, tandis que la Centrale des Marques entrera en activité vers la mi-février 2013.

La Centrale des Marques sera une base de données composée des marques notifiées par leur titulaire. La gestion de cette base de données a été confiée par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), à Deloitte et IBM. Les titulaires de marques pourront notifier leurs marques enregistrées ou leurs marques d’usage, à la Centrale des Marques. Cette procédure sera facultative et payante. Le coût n’est pas encore fixé de façon définitive, il sera fixé par marque notifiée.

La Centrale des Marques aura trois missions. La première est de prévenir le candidat à l’enregistrement des noms de domaine identiques à une marque notifiée à « la Centrale » qu’il existe une marque antérieure. La seconde mission consistera à informer les titulaires de marques qu’un nom de domaine identique à une marque notifiée va être enregistré. Il a été demandé d’élargir la procédure de notification au-delà de l’identique strict. La troisième mission est de servir de base de données des marques pour faciliter la candidature à un nouveau TLD lors de la période de lancement réservée aux titulaires de marques (« sunrise »). Cette dernière mission vise à favoriser le lancement des nouvelles extensions en l’automatisant au maximum.

Par comparaison avec une surveillance d’enregistrement des noms de domaine, la notification des marques à la Centrale des Marques permettra d’être informé de la candidature à l’enregistrement très tôt. Surtout, le candidat à l’enregistrement, auquel une marque aura été notifiée, sera obligé de prendre position. S’il passe outre et choisit d’exploiter le nom de domaine en violation des droits sur la marque notifiée, sa réaction pourra, selon les cas, être utilisée pour faire ensuite valoir sa mauvaise foi et demander, soit le transfert, soit la radiation du nom de domaine.

L’autre facette de ce mécanisme de notification est celle relative aux procédures de lancement des futures extensions, qui sera effectivement considérablement facilitée pour les titulaires de marques qui auront notifié leurs droits à la Centrale des Marques.

La finalisation des modalités de notification est annoncée pour décembre 2012.

Ce calendrier n’est toutefois pas définitif, de nombreuses questions restant en discussion.

Notre conseil est, dès à présent, de sélectionner les marques à notifier à la Centrale des Marques.

Depuis le 1er septembre 2012, toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés peut déclarer « le nom de domaine de son site Internet, parmi les mentions relatives à son immatriculation » (articles R. 123-38 et R. 123-53 du Code de Commerce).

Le nom de domaine du site Internet est ainsi pris en compte, au même titre que le nom commercial et l’enseigne.

C’est le décret 2012-928 du 31 juillet 2012 qui est à l’origine de cette nouveauté.

Toute entité a bien entendu un intérêt évident à faire figurer sur son extrait K-bis le nom de domaine de son site Internet, pour porter à la connaissance des tiers, de façon officielle, l’existence de ce nom de domaine.

En cas de pratique de piratage et d’atteinte aux droits sur le nom de domaine, cette mention sera très utile pour prouver l’existence de droits sur le nom de domaine et leur opposabilité aux tiers.

Bien entendu, comme pour le nom commercial ou l’enseigne, c’est l’usage qui prime et, à la mention sur l’extrait K-bis, doit être associée la mise en ligne effective d’un site et la conservation des preuves de cet usage.

Notre conseil est de :

 faire figurer sur l’extrait K-bis les noms de domaine des sites Internet ;

 mettre en place une démarche de conservation des preuves d’usage du nom de domaine, sous la forme de constats d’huissiers attestant de la mise en ligne du site.

Pour procéder aux formalités d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés merci de contacter notre service noms de domaine.

En Juin 2009 la Chine était en première position mondiale avec 13 000 000 de noms de domaine réservés, ouverts aux personnes physiques et morales sans nécessité de présence locale des enregistrements non contrôlés ayant fait du .cn la première extension nationale mondiale, devant le .de.

Du 14 décembre 2009 au 27 mai 2012, changement ...