Actualités

La création des nouveaux TLDs approche, elle devrait être amorcée vers la fin avril 2013 avec la création du .catholic en idéogrammes chinois (.天主教) suivie, au courant de l’été 2013, de la création de 20 nouvelles extensions par semaine. Cette phase technique de création de nouvelles extensions sera suivie de l’ouverture à l’enregistrement, à compter du mois de juillet 2013.

Parmi les nouvelles extensions, trois catégories concernent toutes les entreprises :

 66 TLDs « géographiques » : .paris, .berlin, .london, .aquitaine (…) ;
 84 TLDs « communautaires » : .law, .green, .eco (…) ;
 250 TLDs « sectoriels » : .auto, .banque, .bank, .baby, .beauty, .family, .food, .music, .pharma, .play, .tech (…).

Seuls ceux qui auront notifié leur(s) marque(s) à la TMCH pourront participer aux périodes préalables de lancement des nouvelles extensions, dites « sunrise ».

Déclarer les marques phares est essentiel pour se protéger des enregistrements abusifs de noms de domaine, sous les nouvelles extensions à venir, pendant les périodes de lancement.

Les 3 missions de la Trademark Clearinghouse

La TMCH sera une base de données mondiale composée des marques notifiées par leur titulaire, qui sera utilisée dans le cadre de la phase de « sunrise » des nouvelles extensions de noms de domaine. Elle aura trois missions :

Permettre au titulaire d’une marque de bénéficier d’un droit de priorité d’enregistrement de sa marque à titre de nom de domaine, lors de l’ouverture de chaque nouvelle extension. Si l’on prend l’exemple du cabinet d’avocats CASALONGA, qui aura notifié sa marque « CASALONGA », il pourra alors être candidat à l’enregistrement prioritaire lors des ouvertures d’extensions pertinentes pour son activité, telles que : , , , … ;

Assurer un système d’alerte qui préviendra le candidat à l’enregistrement d’un nom de domaine qu’il existe une marque antérieure identique notifiée à la TMCH ;

Informer les titulaires des marques qui auront été notifiées qu’un nom de domaine identique à l’une de leurs marques a été enregistré. Le titulaire concerné pourra alors engager une procédure extrajudiciaire.

Qui peut notifier les droits a la TMCH ?

 Le titulaire des droits
 Le licencié des droits

Cas particulier de la cession ou de la licence des droits, qui n’a pas été publiée au registre des marques : notification par le nouveau titulaire ou le licencié, qui doit signer une déclaration de cession ou de licence.

Mars à juin 2013 : Le calendrier des actions

Le calendrier des actions à finaliser pour le 30 juin 2013

Phase 1 : sélectionner les droits à notifier au plus tard le 30 avril 2013.

Identifier les marques à déclarer à la TMCH, soit les marques verbales ou les marques semi-figuratives dont la partie verbale est prédominante et détachable de la partie figurative, sachant que la notification des marques incorporant un « . » sera refusée.

Identifier les autres droits à déclarer à la TMCH : marques d’usage et marques notoires non enregistrées dont la protection a été reconnue par une décision de justice, indications géographiques protégées au plus tard le 26 juin 2008.

Identifier les éventuelles autres marques à déposer en urgence pour obtenir leur enregistrement le plus tôt possible, afin de les déclarer à la TMCH et de ne pas manquer des opportunités de dépôt prioritaire au sein d’une nouvelle extension, à compter de l’été 2013.

Phase 2 : constituer un dossier complet au plus tard le 30 mai 2013.

Réunir les preuves d’usage, pour le moins pour les principaux produits et services (facture, photo du produit, emballage, étiquette, documentation publicitaire, copie écran, constat d’huissier du site, …)

Signer la déclaration d’usage de chaque marque notifiée

Si nécessaire, signer la déclaration de cession ou de licence

Phase 3 : notification au plus tard le 30 juin 2013, en vue de la prise en compte des marques notifiées dès le lancement des premières extensions, attendu au courant de l’été 2013.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous assister dans les phases d’action proposées. Vous pouvez nous contacter à l’adresse : me.haas casalonga.com

© CASALONGA, Mars 2013

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ACTIONS A PREVOIR

1. Dépôt de demandes en relation avec le délai de grâce

Selon le système encore en vigueur jusqu’au 15 mars prochain, l’inventeur bénéficie d’un délai de grâce de 1 an à compter d’une divulgation de l’invention émanant par quiconque.

Le système FITF restreint cette disposition aux divulgations émanant uniquement de l’inventeur ou d’une personne à qui l’inventeur a divulgué l’invention.

De plus, il sera nécessaire de justifier que l’invention divulguée est bien la même que l’invention, objet de la demande.

Ainsi, nous vous conseillons de déposer au plus tard le 15 mars 2013 une demande américaine ou internationale désignant les US pour toute invention ayant fait l’objet d’une divulgation par autrui au plus tard dans l’année précédant le 15 mars 2013.

2. Dépôt anticipé de demandes

Le système du FITF comporte une définition de l’art antérieur beaucoup plus large que celle actuellement en vigueur. Appartiennent à l’art antérieur opposable, tout brevet, toute publication imprimée, en usage public, en vente, mise en disposition au public par tout autre moyen, et ce quels que soient le lieu et la langue de la divulgation.

Par conséquent, il est intéressant de déposer toute nouvelle demande au plus tard le 15 mars 2013 de manière à bénéficier d’un art antérieur plus restreint.

3. Dépôt des demandes sous priorité

Les demandes revendiquant une priorité antérieure au 16 mars 2013 et déposées aux USA après le 16 mars 2013, seront examinées selon l’ancien système du First-to-Invent si le texte de ces demandes est identique.

Si des revendications sont ajoutées, la demande sera examinée selon le nouveau système FITF.

Ainsi, dans l’éventualité où vous devez compléter des demandes, en vue de les étendre aux USA, nous vous conseillons de les déposer dès maintenant ou au plus tard le 15 mars 2013. Ces demandes seront examinées selon le système du First-to-Invent, par lequel l’art antérieur opposable est plus restreint.

4. Dépôt des demandes provisoires

Au regard de cette nouvelle définition de l’art antérieur, il n’est plus nécessaire de déposer des demandes US provisoires de manière à les faire entrer dans l’art antérieur opposable.

En effet, comme expliqué ci-dessus, la langue de divulgation n’est plus un critère définissant l’art antérieur opposable.

5. Dépôt aux noms des inventeurs

Nous vous rappelons que depuis le 16 septembre 2012, il n’est plus nécessaire de déposer les demandes américaines ou internationales au nom des inventeurs. Cette procédure a été simplifiée dans le nouveau système.

© CASALONGA, Mars 2013

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Le 16 septembre 2011, un nouvel acte américain relatif à la protection des inventions, le « Leahy-Smith America Invents Act », a été signé aux Etats-Unis. Cet acte a pour principale conséquence de remplacer le système actuel de premier inventeur : First-to-Invent, au système de premier inventeur à déposer : First-Inventor-to-File pour les demandes de brevet déposé à partir du 16 mars 2013. L’entrée en vigueur du nouvel acte entraîne également la suppression des procédures d’interférences : interference proceedings, et un développement des procédures post délivrance.

1. First-Inventor-to File

1.1. Date effective

A compter du 16 mars 2013, avec le système de premier inventeur à déposer, le droit au brevet reviendra au premier inventeur qui dépose une demande de brevet, et non plus au premier inventeur quelque soit la date de dépôt de sa demande. Par conséquent, la date effective d’une demande de brevet américaine sera sa date de priorité ou de dépôt. Dans le cas d’une demande internationale de type PCT entrant ultérieurement en phase nationale américaine, la date effective sera la date de priorité ou la date de dépôt internationale.

A compter du 16 mars 2013, une procédure administrative nommée derivation proceeding, similaire aux procédures actuelles suivies lors de certaines procédures d’interférence, sera mise en œuvre pour s’assurer que la première personne à déposer une demande de brevet est bien un véritable inventeur et que la demande n’a pas été détournée de l’inventeur.

L’ancienne procédure de l’USPTO pour résoudre les problèmes liés à la reconnaissance du premier inventeur sera supprimée étant donné que le droit au brevet sera déterminé à partir de la date de dépôt ou de priorité.

1.2. Extension de l’état de la technique disponible

Avec le système de « premier inventeur à déposer », la loi étend également la définition de l’état de la technique nécessaire pour déterminer la brevetabilité d’une invention. Les actes et l’art antérieur opposable à la brevetabilité de l’invention comprendront les usages publics, les ventes, les publications et d’autres divulgations publiquement disponibles, n’importe où dans le monde et quelque soit la langue avant la date de dépôt ou de priorité.

La loi étend également de manière notable l’état de la technique disponible pour comprendre les offres de vente et les usages publics étrangers.

1.3. Délai de grâce d’un an

A compter du 16 mars 2013, les inventeurs ne disposeront plus d’un délai de grâce général d’un an mais uniquement d’un délai de grâce particulier d’un an après une divulgation publique d’une invention pour déposer une demande de brevet. Pour une demande internationale de type PCT, la date de dépôt internationale est considérée comme la date effective.

Une divulgation publique ne sera pas prise en compte dans l’état de la technique pour une invention revendiquée si la divulgation a été réalisée par un inventeur nommé dans la demande ou résulte d’une divulgation d’une personne à qui l’inventeur a divulgué l’invention. Le nouveau système prévoit également que des actes de ventes confidentiels de produits comprenant l’invention brevetée ne constitueront plus le début du délai de grâce d’un an pour déposer une demande.

1.4. Inventor’s Oath or Declaration

Les inventeurs n’ont plus l’obligation d’être nommés comme déposant. Par conséquent, pour une demande internationale déposée à compter du 16 septembre 2012, le cessionnaire, l’employeur ou la personne morale ou physique de qui l’inventeur dépend, ou qui a suffisamment d’intérêt de propriété dans l’innovation, peut être le déposant même lorsque les Etats-Unis sont désignés.

Cependant, la déclaration de l’inventeur doit toujours être soumise. Mais, le nouveau système autorise le dépôt d’une déclaration remplaçant la déclaration de l’inventeur selon certaines conditions. La soumission de la déclaration de l’inventeur peut être prorogée jusqu’à ce que la demande soit prête à être délivrée.

2. Procédures après délivrance

Avec la révision du système, le nombre de procédures après délivrance à été étendu de deux (ex parte reexamination et inter partes reexamination) à cinq. De plus, les nouvelles procédures après délivrance sont généralement plus chères que les anciennes. Par exemple, les nouvelles taxes pour la révision inter partes : inter partes review sont à peu près trois fois plus chères que les taxes pour l’ancien réexamen inter partes : inter partes reexamination.

Le nouveau système ajoute un examen additionnel : supplemental examination, maintient le réexamen ex parte : ex parte reexamination, étend le réexamen inter partes : inter partes reexamination et le renomme révision inter partes : inter partes review, et ajoute une révision après délivrance : post-grant review, ainsi qu’une révision transitoire après délivrance pour les brevets portant sur des procédés économiques : transitional post-grant review for covered business method patents. Le système ajoute également la possibilité de soumission d’observations de tiers à n’importe quel moment.

Depuis le 16 septembre 2012, le nom de la chambre de recours et d’interférences a été modifié de Board of Patent Appeals and Interferences en Patent Trial and Appeal Board (PTAB). La PTAB agira dans le cadre de recours de demande de brevet, de recours sur des décisions de réexamen. Elle conduira également les procédures de dérivation, les procédures de révision après délivrance, et les révisions inter partes.

2.1. Ex Parte Extermination

Depuis le 16 septembre 2011, le réexamen ex parte a été modifié de manière à restreindre le droit de recours judiciaire.

2.2. Inter Partes Review

Depuis le 16 septembre 2012, un tiers peut déposer auprès de la PTAB une requête en nullité pour non brevetabilité d’une ou plusieurs revendications d’un brevet uniquement sur une base de la nouveauté (35 U.S.C. § 102) ou de l’activité inventive (35 U.S.C. § 103). Les requérants doivent démontrer qu’il existe « une chance non négligeable de succès » de la requête pour au moins une revendication.

La requête ne peut pas être déposée avant l’expiration du délai pour déposer un recours après délivrance de type post-grant review ou avant un délai de 12 mois à compter de la date de (re)délivrance du brevet. Il peut exister des motifs d’estoppel par rapport à cette révision inter partes.

2.3. Post-Grant Review

Depuis le 16 septembre 2012, un tiers est habilité à déposer auprès de la PTAB une requête en nullité d’une ou plusieurs revendications d’un brevet fondée sur des motifs relatifs à la brevetabilité, à condition que le brevet possède une date de dépôt postérieure ou du 16 mars 2013. Les requérants doivent démontrer qu’il existe « une chance non négligeable de succès » de la requête pour au moins une revendication.

La requête doit être déposée avant l’expiration d’un délai de 9 mois à compter de la date de (re)délivrance du brevet. Il peut exister des motifs d’estoppel par rapport à cette post-grant review.

2.4. Transitional Program for Covered Business Method Patents

Depuis le 16 septembre 2012, une procédure de révision transitoire après délivrance a été mise en œuvre pour revoir la validité de brevets relatifs à des méthodes économiques. Un tiers ne peut déposer une requête selon la procédure transitoire que s’il a été assigné en contrefaçon du brevet.

2.5. Supplemental Examination

Depuis le 16 septembre 2012, un breveté peut demander à l’USPTO de considérer, reconsidérer, ou corriger des informations considérées comme pertinentes pour un brevet. Si l’USPTO considère que la requête soulève une question substantielle sur la brevetabilité, l’office conduira une révision ex parte du brevet. L’effet majeur de l’examen additionnel est que le brevet ne sera pas attaquable sur la base de comportements inéquitables relatifs à une procédure précédente. L’examen additionnel est donc considéré comme un moyen pour le breveté de « purger » un brevet d’une potentielle conduite inéquitable, avant un litige.

Cependant, une fraude importante envers l’USPTO ne peut être « purgée ».

2.6. Preissuance Submissions by Third Parties

Depuis le 16 septembre 2012, un tiers peut soumettre des documents dans le dossier d’une demande de brevet en instance, quelle que soit la date de dépôt de la demande de brevet. Les documents soumis peuvent comprendre des brevets, des demandes de brevet publiées, ou d’autres publications potentiellement pertinents pour l’examen de la demande de brevet en instance. La soumission de documents peut être faite de manière anonyme.

3. Autres modifications

3.1. Procédure d’examen accélérée

Une accélération de la procédure d’examen peut être requise moyennant le paiement d’une taxe d’environ 5000 $. Une telle accélération de procédure ne peut pas être requise pour une demande internationale de type PCT.

3.2. Best Mode

Depuis le 16 septembre 2012, bien qu’il soit toujours attendu d’un inventeur qu’il décrive le meilleur mode de réalisation de son invention : best mode, l’absence de description du meilleur mode n’est plus une cause de rejet d’une demande de brevet ou de nullité d’un brevet délivré.

3.3. Marquage erroné

La nouvelle règlementation supprime les procès pour faux marquage à l’exception des procès intentés par le gouvernement américain ou par un concurrent qui est en mesure de prouver une concurrence déloyale. De plus, le marquage d’un produit avec un brevet qui couvrait le produit mais qui a expiré n’est plus reconnu comme une violation du droit.

3.4. Micro-entité

Le système révisé ajoute un statut de micro-entité. Une micro-entité comprend un inventeur indépendant ayant un revenu brut pour l’année civile précédente équivalent à moins de trois fois le revenu national moyen d’un ménage, et qui n’a pas déposé plus de quatre demandes non provisoire, sans compter celles que l’inventeur a du céder à son éventuel employeur. Une micro entité comprend aussi une université ou un inventeur soumis à l’obligation d’une université. Une micro-entité bénéficie d’une réduction de 75% pour une grande partie des taxes dues à l’USPTO durant la procédure d’une demande de brevet américain. L’office doit encore préciser la réglementation pour préciser les taxes éligibles à cette réduction et comment les co-inventeurs peuvent prétendre au statut de micro-entité.

3.5. Droit d’usage antérieur

Si une personne ou une entité commence à utiliser une invention plus d’un an avant qu’un inventeur légitime dépose une demande de brevet pour la même invention, alors l’usager pourra continuer d’utiliser l’invention de la même manière après la délivrance du brevet tant que l’usager n’a pas détourné l’invention de l’inventeur légitime. Ce droit d’usage antérieur est limité en portée et dans son transfert, et est application limitée dans le cadre de brevets détenus par une université.

© CASALONGA, Mars 2013

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Il aura fallu près de quarante ans de discussions pour que l’Europe parvienne enfin à la création d’un brevet d’invention ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire de plusieurs Etats membres de l’Union Européenne.

On expliquera maintenant les grandes lignes de ces deux nouveaux instruments juridiques.

1. LE BREVET UNITAIRE

Le brevet unitaire n’est rien d’autre, en réalité, qu’un brevet européen ayant un effet unitaire dans un certain nombre d’Etats membres contractants.

Pour obtenir un brevet unitaire, il suffira donc de déposer une demande de brevet européen. La recherche d’antériorités, comme la procédure d’examen se dérouleront d’une manière classique devant les divisions d’examen de l’Office européen des brevets jusqu’à la délivrance du brevet européen.

Au moment de la délivrance, le breveté aura la possibilité de choisir entre un brevet européen ayant les mêmes effets d’un brevet national dans les différents pays désignés ou, au contraire, un brevet unitaire, c’est-à-dire un brevet européen ayant un effet unitaire sur le territoire des Etats membres contractants qui auront ratifié le Règlement concernant le brevet unitaire.

Le brevet unitaire pourra étendre ses effets dans au moins treize pays européens, incluant la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ce nombre pouvant aller jusqu’à 25, si tous les Etats signataires décident de ratifier (il y a lieu de noter que l’Espagne et l’Italie sont à l’heure actuelle en dehors du Règlement sur le brevet unitaire de sorte que le territoire de ces pays ne pourra pas être couvert par un brevet unitaire).

Si le breveté décide de choisir un brevet unitaire, il devra déposer auprès de l’Office européen des brevets, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du brevet européen, une requête spécifique. Simultanément, le brevet complet (description et revendications) devra faire l’objet d’une traduction en anglais si le brevet a été délivré en français. (Ceci pendant une période transitoire de 7 ans).

Le brevet unitaire étant en réalité un brevet européen, tout tiers aura la faculté de former une opposition auprès de l’Office européen des brevets dans le délai habituel de neuf mois, cette opposition étant donc simultanément dirigée à l’encontre du brevet unitaire, si le breveté a porté son choix sur ce type de protection. Une division d’opposition et ensuite une chambre de recours auront donc la possibilité de révoquer complètement ou partiellement le brevet européen pour tous les pays désignés y compris l’ensemble du territoire couvert par le brevet unitaire.

Pour le maintien en vigueur du brevet unitaire, une seule taxe de renouvellement devra être acquittée auprès de l’Office européen des brevets pendant toute la durée du brevet unitaire et jusqu’à son expiration. Le montant des taxes de renouvellement n’est pas encore connu.

Compte tenu de son caractère unitaire, le brevet unitaire ne pourra faire l’objet d’une cession que pour l’ensemble du territoire couvert. En revanche, des licences limitées à certains territoires pourront être concédées.

Les actes de contrefaçon d’un brevet unitaire sont définis dans l’accord relatif à la Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB).

2. LA JURIDICTION UNIFIÉE EN MATIÈRE DE BREVETS

La Juridiction unifiée en matière de brevets (JUB) est une organisation judiciaire unique commune à l’ensemble des Etats membres contractants et destinée à remplacer l’actuel système juridictionnel de tribunaux nationaux pour tous les litiges concernant les brevets européens et les brevets unitaires.

La Juridiction unifiée comportera un tribunal de première instance, une cour d’appel et un greffe.

La Juridiction aura compétence exclusive pour tous litiges concernant :

 les brevets unitaires

 les brevets européens désignant un ou plusieurs des Etats membres contractants, et

 les certificats complémentaires de protection pour les produits pharmaceutiques (CCP).

Le Juridiction unifiée aura compétence exclusive pour :

 les actions en contrefaçon

 les actions en nullité

 les actions en constatation de non-contrefaçon

 les actions visant à obtenir des mesures provisoires telles que des injonctions préliminaires, des mesures de préservation des éléments de preuve, des mesures d’inspection pour l’obtention des preuves (saisie-contrefaçon), etc…

 des actions en dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.

Le tribunal de première instance

Le tribunal de première instance comprendra une division centrale ayant son siège à Paris avec des sections à Londres et Munich pour certains domaines techniques.

En plus de la division centrale, le tribunal de première instance comprendra des divisions locales qui pourront être créées par les différents Etats membres contractants ainsi que des divisions régionales qui pourront être créées par plusieurs Etats membres contractants ayant décidé de coopérer entre eux.

Le nombre de divisions locales dans chaque pays (au maximum quatre) dépendra du nombre de procédures en contrefaçon qui auront été engagées dans l’Etat membre en question avant l’entrée en vigueur de l’Accord. Le nombre de divisions locales dans chaque pays dépendra également d’une décision politique de chaque Etat membre.

En France, pays dans lequel se trouve déjà la division centrale, il est vraisemblable qu’une division locale sera créée à Paris à côté de la division centrale.

En Allemagne, il est vraisemblable qu’une division locale sera créée à Munich et, compte tenu de l’organisation fédérale du pays, une ou deux divisions locales supplémentaires seront créées, par exemple à Düsseldorf et à Mannheim.

Au Royaume-Uni, il est probable qu’une division locale sera créée à Londres.

Les pays nordiques se mettront probablement d’accord pour constituer une division régionale.

Les juges de la division centrale

La division centrale comprendra des chambres ayant une composition multinationale constituée de trois juges, à savoir deux juges qualifiés sur le plan juridique et ayant des nationalités différentes ainsi qu’un juge qualifié sur le plan technique ayant des qualifications et une expérience dans le domaine technologique de l’affaire concernée.

Les juges des divisions locales et régionales

Les divisions locales comporteront des chambres de composition multinationale constituées par trois juges tous qualifiés sur le plan juridique.

Lorsqu’une division locale sera située dans un Etat membre contractant ayant une bonne expérience des litiges en matière de brevets (plus de cinquante procédures en matière de brevet en moyenne par an avant l’entrée en vigueur de l’Accord), les chambres seront constituées par deux juges locaux, c’est-à-dire deux juges qualifiés sur le plan juridique et ayant la nationalité de cet Etat membre contractant. Le troisième juge n’aura pas la nationalité de cet Etat membre contractant et sera affecté à la division locale en provenance d’un pool de juges, de façon à garantir le caractère multinational de la chambre.

Si une division locale est située dans un pays ayant moins d’expérience en matière de litiges de brevet, les chambres ne comporteront qu’un juge local, c’est-à-dire un seul juge qualifié sur le plan juridique et ayant la nationalité de l’Etat membre contractant considéré. La chambre sera complétée par deux juges qualifiés sur le plan juridique, issus du pool des juges.

Les chambres des divisions régionales seront constituées de trois juges qualifiés sur le plan juridique, choisis sur une liste régionale de juges ressortissants des Etats membres contractants à l’origine de la création de la division régionale et un juge qualifié sur le plan juridique n’ayant pas la nationalité de l’un de ces Etats membres et issu du pool des juges.

Par ailleurs, une chambre d’une division locale ou régionale, constituée comme il a été dit plus haut, de trois juges qualifiés sur le plan juridique, pourra être complétée par un juge qualifié sur le plan technique, ayant la qualification et l’expérience appropriée du domaine technologique concerné et issu du pool des juges, sur requête de l’une des parties à l’action ou à l’initiative de la chambre elle-même.

Dans ce cas, la chambre sera donc constituée de quatre juges. En cas d’égalité de votes au sein de la chambre, la voix du président sera prépondérante.

La cour d’appel

Le deuxième niveau d’instance de la Juridiction sera constitué par une cour d’appel dont le siège sera situé à Luxembourg.

Les chambres de la cour d’appel comprendront cinq juges à savoir trois juges qualifiés sur le plan juridique et de différentes nationalités et deux juges qualifiés sur le plan technique.

La cour d’appel rendra des décisions définitives à la suite des décisions de première instance qui lui seront déférées en provenance de l’une des divisions du tribunal de première instance.

La cour d’appel aura la possibilité d’annuler une décision du tribunal de première instance rendue par n’importe laquelle des divisions mentionnées précédemment et de rendre une décision finale. Dans des cas théoriquement exceptionnels, la cour d’appel aura la possibilité de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance. Dans ce cas, cependant, le tribunal de première instance sera lié par la décision de la cour d’appel sur tous points de droit.

La Juridiction ne comporte pas de troisième degré de juridiction ni de cour suprême. Toutefois, une demande de révision pourra être présentée auprès de la cour d’appel après une décision définitive de celle-ci. Une telle demande de révision pourra être fondée sur la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive telle qu’une infraction pénale ayant fait l’objet d’une décision postérieure à celle de la cour d’appel ou encore en cas de vice de procédure fondamental.

Si la demande en révision est jugée favorablement par la cour d’appel, celle-ci pourra infirmer en tout ou partie la décision faisant l’objet de la demande de révision et rouvrir la procédure en vue d’une nouvelle décision.

Définition des actes de contrefaçon

Conformément à l’Accord sur la Juridiction unifiée en matière de brevets, les actes suivants sont des contrefaçons d’un brevet unitaire ou d’un brevet européen s’ils ont été accomplis sans le consentement du breveté :

Contrefaçon directe :

 fabrication, offre, mise sur le marché, utilisation, importation ou détention d’un produit breveté

 utilisation d’un procédé breveté

 offre, mise sur le marché, utilisation, importation ou détention d’un produit obtenu directement par un procédé breveté.

Contrefaçon indirecte (contrefaçon par fourniture de moyens) :

 fourniture ou offre de fourniture à toute personne de moyens de mise en œuvre de l’invention, se rapportant à un élément essentiel de l’invention

 lorsque le tiers sait ou est censé savoir que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre de l’invention

 à l’exception du cas où les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce.

Les limitations des effets du brevet :

Ces limitations sont également indiquées dans l’Accord. Ne sont pas des contrefaçons :

 tout acte accompli dans un cadre privé et à des fins non commerciales ou à titre expérimental

 toute utilisation par un agriculteur du produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication sur sa propre exploitation (privilège de l’agriculteur).

Les exceptions à la contrefaçon sont également définies dans l’Accord de la façon suivante :

 un utilisateur antérieur jouit des mêmes droits pour une utilisation de l’invention dans tous les Etats membres contractants qu’il aurait eu si un brevet national avait protégé l’invention.

Les droits d’un utilisateur antérieur sont donc définis par les lois nationales et limités dans chaque Etat membre. Cela signifie que dans certains cas, une décision en contrefaçon pourrait n’avoir d’effet que sur une partie du territoire couvert par le brevet unitaire ou uniquement pour certains Etats désignés par un brevet européen.

Compétence pour l’action en contrefaçon

Une action en contrefaçon peut être portée devant une division locale ou régionale du tribunal de première instance située dans un pays où un acte de contrefaçon a été commis.

L’action peut également être portée devant une division locale ou une division régionale située dans un pays dans lequel l’un des défendeurs est domicilié ou exerce son activité.

L’action en contrefaçon peut également être portée devant la division centrale lorsque l’un des défendeurs est domicilié en dehors du territoire des Etats membres contractants. Cela peut être le cas, par exemple, si un produit contrefaisant est importé sur le territoire de l’un des Etats membres contractants.

La division centrale est également compétente pour juger d’une contrefaçon si l’Etat membre contractant sur le territoire duquel l’acte de contrefaçon a été commis n’a pas créé de division locale et ne participe à aucune division régionale. Cela pourra être le cas de certains Etats membres qui choisiraient de ne pas supporter les coûts d’établissement et de maintien d’une division locale ou d’une division régionale.

Enfin, l’action en contrefaçon peut également être portée devant la division centrale si les deux parties en sont d’accord (ce qui vraisemblablement nécessiterait un accord préalable des parties).

Il y a lieu de noter que si plusieurs actions parallèles sont engagées devant différentes divisions, c’est la division qui a été la première saisie qui reste compétente.

Compétence pour l’action en nullité

Une action tendant à obtenir la nullité d’un brevet peut être engagée par un tiers à titre principal ou indirectement par le biais d’une action reconventionnelle déclenchée par le défendeur au cours d’une action en contrefaçon engagée par le breveté.

Les actions en nullité principale doivent être obligatoirement portées devant la division centrale qui est seule compétente dans ce cas.

Dans le cas d’une action reconventionnelle en nullité déclenchée au cours d’une action en contrefaçon se déroulant devant une division locale ou une division régionale, trois possibilités sont prévues :

 l’action reconventionnelle en nullité peut être examinée par la division locale ou la division régionale, les actions en contrefaçon et en nullité étant alors jointes. Dans un tel cas cependant, la chambre de la division locale ou régionale doit s’adjoindre un juge additionnel qualifié sur le plan technique. La division locale ou régionale est ensuite en mesure de prendre une décision unique concernant à la fois la validité du brevet et sa contrefaçon.

 la division locale ou régionale peut renvoyer la demande reconventionnelle en nullité devant la division centrale. Dans ce cas, la division locale ou régionale peut surseoir à statuer dans la procédure en matière de contrefaçon ou au contraire décider de poursuivre la procédure et émettre une décision sur la contrefaçon sans attendre l’issue de l’examen de la validité du brevet par la division centrale.

 enfin, l’affaire dans son entier peut être renvoyée par la division locale ou régionale devant la division centrale, dans la mesure où les parties en sont d’accord. Dans ce cas, la division centrale rendra donc une décision, à la fois en ce qui concerne la validité du brevet et sa contrefaçon.

Langue de la procédure

Devant la division centrale, la langue de la procédure sera la langue dans laquelle le brevet aura été délivré (allemand, anglais ou français).

Devant une division locale, la langue de la procédure sera l’une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel se trouve la division ou encore l’une des langues officielles de l’Office européen des brevets qui aurait pu être choisie par l’Etat membre concerné comme langue de procédure de la division locale en question. Il y a lieu de noter qu’une division locale peut parfaitement être autorisée (par l’Etat membre qui a présidé à sa création) à accepter différentes langues comme langue de procédure.

Devant une division régionale, la langue de la procédure sera l’une des langues officielles des Etats membres ayant participé à la création de la division régionale ou encore l’une des trois langues officielles de l’OEB si les Etats membres contractants en question en ont décidé ainsi pour cette division régionale.

Les parties pourront également se mettre d’accord entre elles pour l’utilisation comme langue de procédure de la langue dans laquelle le brevet aura été délivré (allemand, anglais ou français). Si la chambre de la division concernée n’accepte pas ce choix, les parties peuvent alors demander à ce que l’affaire soit renvoyée devant la division centrale.

Par ailleurs, la chambre compétente d’une division locale ou régionale pourra, pour des raisons de commodité et d’équité et avec l’accord des deux parties, décider d’utiliser comme langue de procédure la langue du brevet délivré.

Enfin, l’une des parties pourra seule requérir que la langue de procédure soit la langue du brevet délivré. C’est le président du tribunal de première instance qui statuera sur cette requête. Il pourra décider de l’accepter après cependant avoir entendu les autres parties et pris l’avis de la chambre compétente. Il devra fonder sa décision sur des raisons d’équité et tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et en particulier de la position du défendeur. Dans une telle situation, il est prévu que des dispositions soient prises par le tribunal en matière de traduction et d’interprétation.

En tout état de cause, une interprétation sera prévue au cours des audiences orales devant le tribunal, sur simple requête de l’une des parties.

Devant la cour d’appel, la langue de procédure sera la langue utilisée devant le tribunal de première instance.

Etablissement de la preuve de la contrefaçon

Dans certains cas, il est important et difficile d’apporter la preuve de la contrefaçon. L’Accord prévoit différentes possibilités pour l’obtention d’ordonnances d’inspection et de production de preuves.

Ordonnance d’inspection ou de descente sur les lieux (saisie-contrefaçon)

Une descente sur les lieux pourra être ordonnée par une décision prise unilatéralement c’est à dire sans avoir entendu l’autre partie. L’ordonnance pourra être conditionnée au paiement d’un dépôt de garantie. La requête visant à obtenir une autorisation de descente sur les lieux devra comporter un minimum d’indications tendant à montrer que le brevet a été effectivement contrefait ou est sur le point de l’être. En d’autres termes, le juge ne rendra pas automatiquement une ordonnance mais tiendra compte des éléments fournis dans la requête.

La requête devra être déposée auprès de la division devant laquelle le requérant a l’intention de déposer son assignation dans l’action en contrefaçon ultérieure.

L’ordonnance autorisant une descente sur les lieux indiquera nommément une personne qui aura la responsabilité de l’opération. Le requérant ne pourra être présent en personne. Aucun de ses employés ne pourra assister à l’opération. Toutefois, le requérant pourra être représenté par un professionnel indépendant, par exemple un mandataire en brevet européen ou un conseil en propriété industrielle.

Lors de la descente sur les lieux, un procès-verbal sera normalement établi et comprendra une description de la contrefaçon alléguée. Il est également prévu la possibilité de prélever des échantillons à titre de preuve de la contrefaçon. La saisie matérielle des produits litigieux pourra également être effectuée si l’ordonnance rendue le permet. Des documents concernant la production et/ou la distribution des produits contrefaisants pourront être saisis.

Protection des informations confidentielles

L’ordonnance autorisant une descente sur les lieux pourra disposer que certaines informations confidentielles ne seront communiquées qu’à certaines personnes nommément désignées.

Dans tous les cas, l’opération de descente sur les lieux devra être suivie par l’engagement d’une action en contrefaçon devant le tribunal dans un délai maximal de trente et un jours calendaires.

A défaut le défendeur pourra obtenir l’annulation de la mesure ordonnée ainsi que des dommages et intérêts appropriés en fonction du préjudice subi.

Ordonnance de production de preuves

Le tribunal pourra émettre une ordonnance sur requête d’une partie en vue de la production de preuves supplémentaires si des éléments de preuve raisonnables et suffisants ont déjà été produits. Une telle situation pourrait par exemple se présenter si des preuves partielles avaient été obtenues auparavant, par exemple au cours d’une opération de descente sur les lieux dans les locaux du contrefacteur présumé.

Communication d’informations

La Juridiction pourra ordonner à un contrefacteur d’informer le requérant sur l’origine et les canaux de distribution d’un produit contrefaisant et/ou concernant un procédé de fabrication contrefaisant, ces informations incluant les quantités produites, fabriquées, délivrées, etc…

Il y a lieu de noter que cette ordonnance ne pourra être obtenue qu’à l’encontre d’un « contrefacteur » c’est-à-dire, semble-t-il, après une décision de la Juridiction prononçant une condamnation en contrefaçon. Si cette information est nécessaire pour la détermination des dommages et intérêts, cette détermination ne sera donc possible qu’après une décision au fond sur la contrefaçon.

En tout état de cause, la confidentialité des informations sera préservée et la Juridiction pourra ordonner que la collecte et l’utilisation des éléments de preuve confidentiels soient restreintes ou interdites ou que l’accès à ces éléments soit limité à des personnes déterminées.

Mesures provisoires

La Juridiction pourra ordonner des injonctions préliminaires même sans entendre l’autre partie. Pour décider d’une injonction préliminaire, la Juridiction devra mettre en balance les intérêts des deux parties.

La requête d’injonction préliminaire pourra être présentée devant la division centrale ou devant toute division locale ou régionale.

La procédure visant à l’obtention d’une telle ordonnance comportera une partie écrite ainsi qu’une partie orale avec audience devant la division compétente.

Toute personne souhaitant éviter d’être l’objet d’une telle ordonnance de cessation immédiate de poursuite d’une activité présumée contrefaisante pourra déposer auprès du greffe de la Juridiction une « lettre de protection » concernant un brevet déterminé et contenant des arguments tendant à démontrer que le brevet a une portée limitée ou encore les raisons pour lesquelles les activités de fabrication et de commercialisation entreprises échappent à la portée du brevet. Une telle lettre de protection aura une durée maximale de six mois mais pourra être prolongée.

Lorsqu’une requête en vue d’une injonction préliminaire aura été déposée devant une division du tribunal de première instance, le greffe en sera immédiatement informé et transmettra à la division une copie de toute lettre de protection déposée préalablement.

Mesures correctives

Après une décision reconnaissant l’existence d’une contrefaçon, le tribunal pourra prononcer une injonction permanente interdisant la poursuite de la contrefaçon et ordonner toutes mesures correctives telles que le rappel des produits contrefaisants, la mise à l’écart définitive des produits contrefaisants des circuits commerciaux ou la destruction des produits contrefaisants.

Les dommages et intérêts pour la contrefaçon passée pourront être déterminés par le tribunal dans la décision au fond si des informations suffisantes ont pu être fournies au tribunal au cours de la procédure écrite. Alternativement et dans des cas plus complexes, la détermination des dommages et intérêts sera faite après la décision au fond au cours d’une procédure spécifique qui permettra l’examen détaillé de la comptabilité des parties.

Pour la détermination des dommages et intérêts, le tribunal devra prendre en considération toutes les conséquences économiques négatives et notamment le manque à gagner subi par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ainsi que les facteurs non économiques tels que le préjudice moral. Alternativement le tribunal pourra allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire sur la base d’une redevance de licence.

Dans tous les cas, l’Accord précise que les dommages et intérêts ne devront pas avoir un caractère punitif. Au contraire, la réparation du préjudice devra être telle que la partie lésée soit, dans toute la mesure du possible, replacée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n’avait eu lieu.

La durée de la prescription sera de cinq ans.

Représentation

Les parties devront être représentées devant la Juridiction par un « représentant ».

Un tel représentant pourra être :

 soit un avocat autorisé à exercer devant une juridiction nationale d’un Etat membre contractant

 soit un mandataire en brevet européen inscrit sur la liste de l’OEB et possédant une qualification appropriée telle qu’un certificat sur le contentieux du brevet européen.

Dans tous les cas, le « représentant » pourra être assisté par un mandataire en brevet (notamment un conseil en propriété industrielle) qui sera autorisé à prendre la parole au cours des audiences devant la Juridiction.

Redevances judiciaires

A terme, la Juridiction devra présenter un budget équilibré.

Pendant les premières années, les Etats membres contractants ayant accepté de recevoir une division centrale, locale ou régionale du tribunal de première instance ou de la cour d’appel, se sont engagés à mettre à la disposition de la Juridiction, les locaux, le mobilier, les équipements ainsi que le personnel nécessaire.

De plus, les parties devront acquitter des redevances judiciaires à chaque étape de la procédure. Le niveau de ces redevances n’est pas encore connu. Chaque redevance spécifique comportera une partie fixe et, pour les affaires ayant une valeur élevée, une partie supplémentaire proportionnelle à la valeur du litige.

Les premières indications annoncées officieusement pour le niveau de ces redevances judiciaires sont les suivantes :

 action en contrefaçon : 6 000 €
 action en nullité : 6 000 €
 procédure d’appel : 9 000 €.

Une redevance supplémentaire proportionnelle à la valeur du litige sera ajoutée si la valeur du litige est déterminée à un montant supérieur à 1 M€.

Entrée en vigueur et mesures transitoires

L’Accord entrera en vigueur dès que treize pays l’auront ratifié. Ces treize pays devront inclure l’Allemagne, la France et le Royaume Uni.

Pendant une période transitoire de sept ans, les titulaires de brevets européens désignant un ou plusieurs pays de la Convention sur le brevet européen (CBE) auront la possibilité d’engager une action en contrefaçon auprès de chaque tribunal national, comme c’est le cas actuellement, ou, au contraire, de décider de porter l’affaire devant la nouvelle Juridiction unifiée. Bien entendu, cette alternative n’existera pas pour le brevet unitaire pour lequel la Juridiction unifiée aura compétence exclusive, même pendant la période transitoire.

Les propriétaires de brevets européens ainsi que les déposants titulaires de demandes de brevets européens auront en outre la possibilité de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction. A cet effet, il leur suffira de notifier au greffe une décision de dérogation. Cette dérogation, qui pourra être retirée à tout moment, devra être déposée pour chaque demande de brevet européen ou chaque brevet européen, avant l’expiration de la période transitoire.

Bien entendu une telle dérogation ne pourra pas concerner un brevet unitaire.

© CASALONGA, Février 2013

PDF Version

Les discussions commencées il y a près de 40 ans ont enfin abouti à un accord politique sur la création d’un brevet unique ayant les mêmes effets sur la totalité du territoire d’un ensemble de pays européens. Simultanément, il sera également créé une juridiction unifiée et centralisée capable pour la première fois de rendre des décisions en matière de contrefaçon et de validité concernant à la fois le nouveau brevet unitaire et les brevets européens existants et futurs.

Le système du brevet européen créé en 1976 et qui a permis jusqu’alors la délivrance de brevets européens ayant les mêmes effets que des brevets nationaux se voit ainsi enfin achevé par la création d’une juridiction unifiée destinée à remplacer les tribunaux nationaux en matière de brevets.

Le nouveau brevet unitaire sera délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) après avoir subi un examen de brevetabilité conformément aux dispositions de la Convention sur le Brevet Européen. Au moment de la délivrance du brevet européen, une seule traduction sera suffisante pour obtenir une protection unitaire (en anglais si le brevet européen a été délivré en français) et cela, uniquement pendant une période transitoire, après laquelle aucune traduction ne sera plus requise. Il est clair que les coûts liés aux traductions se trouvent ainsi considérablement réduits.

De la même manière, la juridiction unifiée rendra une décision unique pour la totalité du territoire des Etats membres contractants, avec une injonction transfrontalière et une détermination des dommages et intérêts pour un ensemble de pays européens.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions concernant à la fois le brevet unitaire et la juridiction unifiée pourrait intervenir en 2014. Un grand nombre de demandes de brevet européen actuellement en cours d’examen pourrait donc, dès la délivrance, donner naissance à des brevets unitaires si le breveté en fait le choix.

Il y a lieu de noter que le breveté conservera la possibilité de choisir, comme aujourd’hui, un brevet européen désignant une pluralité de pays individuels.

En cas de contrefaçon, le breveté pourra également choisir, pendant une période transitoire de sept ans, d’utiliser la nouvelle juridiction unifiée ou de rester auprès des tribunaux nationaux, comme c’est le cas aujourd’hui.

CASALONGA a participé activement à l’élaboration des textes qui viennent d’être acceptés.

Nos équipes de contentieux qui comptent une dizaine d’avocats spécialisés en matière de brevets et de mandataires en brevets européens expérimentés en matière de litige, seront à même de représenter les parties devant cette nouvelle juridiction unifiée, dès son entrée en vigueur.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Axel Casalonga (a.casalonga casalonga.com).

© CASALONGA, Décembre 2012

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